Чужой товарный знак в контекстной рекламе – технический параметр показа или акт недобросовестной конкуренции и нарушение исключительного права правообладателя? Как взыскать компенсацию и можно ли? Разберемся в статье.

Владелец товарного знака (бренда) имеет право использовать его, в том числе в доменных именах (сайтах) и вообще в интернете. Другим людям нельзя использовать такой же или очень похожий бренд без разрешения, если из‑за этого клиенты могут перепутать, кто на самом деле продаёт товар или услугу.

Реклама — это любая информация, которая показывает товар или услугу и пытается привлечь к ним внимание. Закон строго регулирует, как такую рекламу можно размещать. Если нарушены правила (например, вводит в заблуждение), реклама считается ненадлежащей.

Теперь про контекстную рекламу (в поиске). Если компания настраивает рекламу так, что она показывается по запросам с чужим брендом (например, использует название конкурента как ключевое слово), это может считаться недобросовестной конкуренцией. Но только если цель — перехватить клиентов и ввести их в заблуждение.

Проще говоря: нельзя «ловить» клиентов конкурента через его бренд, если из-за этого люди могут подумать, что вы — это он или как-то с ним связаны.

На первый взгляд видится, что использование чужого товарного знака в контекстной рекламе в сети «Интернет» является нарушением. Однако судебная практика по этому вопросу не так однозначна. Все зависит от того, как именно этот товарный знак используется.

А что такое контекстная реклама?

Контекстная реклама – это реклама в сети «Интернет», демонстрируемая пользователю на основе его запроса в поисковых сервисах.

В процессе настройки рекламной кампании разработчиком указываются ключевые слова, посредством которых будет осуществляться переадресация потребителей на конкретные объявления. Рекламодатель (разработчик, производитель) как правило сам определяет, какие ключевые слова будут использоваться для показа рекламы. По ключевым словам можно узнать о заинтересованности потребителя и предложить ему релевантное рекламное объявление.

Если потребитель введет в строке поиска браузера одно из указанных рекламодателем ключевых слов, ему будет предложено соответствующее рекламное объявление для перехода по гиперссылке на сайт рекламодателя.

При этом важно учитывать, что законом предусмотрен запрет использования рекламы (в том числе и контекстной) в случае, если она:

— является недостоверной,

— вводит потребителей в заблуждение,

— образует акт недобросовестной конкуренции,

— в сознании потребителей приводит к смешению продавцов, производителей и товаров.

Использование в контекстной рекламе (и ключевых словах) чужих средств индивидуализации – довольно частый элемент злоупотребления со стороны недобросовестных продавцов услуг и товаров. Как правило это делают небольшие компании и стартапы в целях привлечения трафика.

__________________________

Представьте, что вы – владелец кондитерской. Заказы на свою продукцию преимущественно принимаете в интернете. Ваш бренд является довольно известным среди потребителей. Допустим, покупатели узнают вас по названию «Законное удовольствие». Вы зарегистрировали в качестве товарного знака это словесное обозначение. Но в какой-то момент обнаруживаете, что спрос на вашу продукцию упал. Первые мысли: конкуренты.

Решаете вбить в поисковом запросе Яндекса название своего бренда и обнаруживаете, что первая ссылка ведет не на ваш сайт, а на сайт другой кофейни-кондитерской.

Как владельцу бизнеса защитить свои права и избавиться от недобросовестной конкуренции? Можно ли взыскать компенсацию?

__________________________

При определении вопроса о том, является ли использование чужого товарного знака в контекстной рекламе нарушением, важно понимать, что все не так очевидно.

При обращении в арбитражные суды позиции правообладателей, как правило, строятся на том, что указание товарного знака как ключевого слова при рекламе производимой ответчиком продукции следует рассматривать как форму его использования, которое по смыслу ст. 1484 ГК РФ допускается только с согласия правообладателя.

Вместе с тем суды нередко признают, что такие действия не являются нарушением исключительных прав.

Так, например, интересным представляется постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2023 № С01-954/2023 по делу № А27-13869/2022.

СИП признал, что ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью, поскольку конкретное рекламное объявление невозможно выделить по этому признаку из всего массива иных объявлений, а пользователи не обладают информацией о том, по каким именно ключевым словам размещена демонстрируемая им поисковыми системами реклама.

Так, СИП поддержал мнение нижестоящих инстанций о том, что ключевое слово не индивидуализирует товары или самого рекламодателя и не создает возможности смешения товаров истца и ответчика, а является лишь техническим критерием отбора рекламного объявления.

Аналогичные выводы Суд по интеллектуальным правам сделал и в своих постановлениях от 4 апреля 2022 г. № С01-297/2022, от 02.06.2022 № С01-518/2022.

Есть ли исключения из такого «технического» подхода?

В случае, если товарный знак используется не только при настройке параметров контекстной рекламы, но и визуально доступен для пользователя (например, фигурирует в названии рекламного сайта), суды квалифицируют данные действия в качестве нарушения (см., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 апреля 2021 г. по делу № А56-110340/2019).

Однако если указанный «визуальный» элемент отсутствует, арбитражные суды РФ нередко воспринимают использование ключевых слов исключительно как инструмент поисковой системы, использование которого не порождает нарушения и не создает риски смешения.

«Технический» подход является преобладающим в практике Суда по интеллектуальным правам. Основные доводы СИПа сводятся к тому, что на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих, поскольку:

— ключевые слова представляют собой технический параметр, устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной компании, доступном только самому рекламодателю или его представителю;

— ключевые слова не являются частью рекламного объявления, не размещаются в общемдоступе в Интернете и не демонстрируются ему в любом другом виде;

— ключевые слова не имеют отношения к переадресации пользователя, осуществляемый с использованием рекламной ссылки.

См. также, например, решение Арбитражного суда Ярославской области от 20 января 2020 г. по делу № А82-19804/2019, решение по делу № А40-167611/2018 от 25.04.2019, постановление № С01-768/2020 от 15.07.2020 по делу № А41-88433/2018.

Но все же противоположная практика есть. Отступление от технического подхода (не обусловленное наличием «визуального» элемента) демонстрирует Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2021 г. № 09АП-51524/2020 по делу № А40-147213/2018.

Так, 9ААС пришел к выводу, использование товарного знака в качестве ключевого слова является способом использования товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ, а именно представляет собой один из способов адресации, получения доступа к сайтам ответчиков.

Суд, не углубляясь в аргументацию, указал, что «пользователи сети Интернет, желающие найти сайт бренда “Ремонтиста”, вводятся в заблуждение выдаваемыми результатами поиска». При кассационном пересмотре в Суде по интеллектуальным правам, склонного рассматривать такие споры через призму технической функциональности ключевых слов, судебный акт все же устоял.

Еще один пример спора, решенного в пользу правообладателя (дело № А56-21013):

Правообладателю товарного знака «Коммуналец» удалось взыскать с ответчика-конкурента компенсацию в размере 1 млн. рублей за использование словосочетания «датчик коммуналец» в контекстной рекламе. При введении этой комбинации в поисковую строку браузера возникало объявление со ссылкой на сайт ответчика, который занимался производством аналогичной продукции (аналогичная позиция содержится в Постановлении СИП от 9 июля 2020 года по делу № А63-16833/2019).

Также 15 ААС в своем Постановлении от 17 июня 2019 г. № 15АП-5921/19 пришел к выводу о том, что использование товарного знака в качестве ключевого слова рекламного объявления является нарушением. Суд указал, что запрос определяет то содержание сайта, которое хочет найти пользователь интернета. Когда потребитель указывает в процессе поиска чей-то товарный знак, он желает найти информацию именно о товарах, услугах конкретного производителя, в связи с чем в действия ответчика по указанию товарного знака истца в качестве ключевого слова в рекламе в сети «Интернет» является использованием товарного знака и образуют состав нарушения.

Если Вы столкнулись с тем, что Ваш товарный знак незаконно используют в контекстной рекламе / доменном имени / где-либо еще, наши опытные IP-юристы готовы Вам помочь. Ссылка на наш чат в МАХ:

Когда размещение товарного знака в контекстной рекламе будет признано недобросовестной конкуренцией?

Согласно разъяснениям ФАС, в таких делах важно не само по себе нарушение прав на товарный знак, а то, влияет ли поведение компании на конкуренцию. Речь о ситуациях, когда из-за использования чужого бренда (например, в ключевых словах рекламы) потребитель может запутаться и не понять, кто на самом деле оказывает услугу.

Чтобы признать действия недобросовестной конкуренцией, должны одновременно быть три условия:

            •          действия нарушают закон или правила честного ведения бизнеса;

            •          они причинили или могут причинить убытки конкуренту;

            •          они вредят или могут навредить его репутации.

Если хотя бы одно из этих условий не доказано — нарушения нет.

ФАС также смотрит, получает ли нарушитель выгоду за счёт конкурента. Например, если из-за использования чужого бренда в рекламе у него растёт спрос, продажи и прибыль — это может считаться нарушением.

Поэтому проверяют:

            •          вырос ли спрос на его услуги;

            •          увеличились ли продажи;

            •          действовал ли он умышленно;

            •          получил ли дополнительную прибыль.

Но доказать всё это на практике сложно. Именно поэтому ФАС часто не поддерживает правообладателей — просто не хватает доказательств.

Из-за неясных формулировок закона и разной судебной практики заранее точно сказать, чем закончится дело, нельзя. Поэтому рекламодателям стоит заранее оценивать риски: нарушение может быть признано, а может и нет.

Если всё же признают нарушение:

            •          по КоАП штраф для компании — от 100 000 до 500 000 рублей (если дело через ФАС);

•          по ГК РФ — от 10 000 до 10 000 000 рублей (если правообладатель идёт в суд).